Клиент ФКП «ЩЕЛКОВСКИЙ БИОКОМБИНАТ» (Россия)
Описание ситуации
Федеральное Казенное Преприятие «ЩЕЛКОВСКИЙ БИОКОМБИНАТ» (ЩБК) – крупнейшее отечественное предприятие по производству и поставке биотехнологий и ветеринарных препаратов. ЩБК также осуществляет научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность в области ветеринарии, медицины и биотехнологий.
В 2007-2012 годах ЩБК заключил с ОАО «Институт биотехнологий ветеринарной медицины» (ИБВМ) несколько лицензионных договоров в отношении изобретений по патентам, № 2300562, 2300563, 2332233, выданным на имя ИБВМ.
Как впоследствии установил Суд по интеллектуальным правам (СИП), заключая лицензионные договоры и затем продлевая сроки их действия, бывший Генеральный директор ЩБК действовал «вопреки имущественным интересам предприятия и по своему единоличному решению». В связи с этим, ЩБК был вынужден на протяжении длительного времени выплачивать ИБВМ лицензионное вознаграждение.
После увольнения бывшего Генерального директора на предприятии был проведён внутренний аудит, по результатам которого было установлено, что многие сотрудники ЩБК принимали непосредственное участие в создании технических решений, лежащих в основе всех запатентованных изобретений, являвшихся предметом заключенных лицензионных договоров. В результате выявленных фактов, новое руководство ЩБК приняло решение немедленно прекратить выплату лицензионных платежей ИБВМ по лицензионным договорам, планируя их последующее расторжение.
Вместе с тем, в конце 2015 – начале 2016 года ИБВМ предъявил к ЩБК ряд исков (А40-222303/2015, А40-18984/2016) о взыскании задолженности по выплате лицензионного вознаграждения, предусмотренной договорами неустойки, а также процентов за пользование чужими денежными средствами на общую сумму 520 000 000 руб.
ЩБК обратился в фирму «Городисский и Партнеры» как к специалистам по разрешению споров в области интеллектуальной собственности и коммерческого права для представления интересов государственного предприятия.
Решение
Исследовав все фактические обстоятельства и представленные доказательства, юристы фирмы «Городисский и Партнеры» выработали стратегию по защите прав и отстаиванию законных интересов ЩБК.
В частности, поскольку второй поданный ИБВМ в Арбитражный суд города Москвы иск (А40-18984/2016) являлся идентичным по предмету и основанию, а также по сути был направлен на оказание дополнительного давления на государственное предприятие, специалистам фирмы «Городисский и Партнеры» удалось снизить вдвое объем предъявленных клиенту денежных требований, добившись прекращения производства по данному делу.
По первому поданному ИБВМ иску (А40-222303/2015) о взыскании задолженности в размере около 180 млн. руб. и неустойки в размере около 80 млн. руб., производство по данному делу в суде апелляционной инстанции было нами приостановлено в связи с подачей и рассмотрением в СИП серии исков (СИП-219/2016, СИП-289/2016, СИП-292/2016) о признании патентов, являвшихся предметом спорных лицензионных договоров, недействительными и установлением ЩБК в качестве законного патентообладателя (со-патентообладателя).
Наша позиция, выраженная в соответствующих заявлениях о признании патентов недействительными, поданных в СИП по указанным делам, заключалась в том, что все запатентованные и впоследствии лицензированные изобретения были созданы сотрудниками ЩБК в рамках выполнения ими прямых служебных обязанностей, на мощностях ЩБК, а также с использованием материально-технических средств и оборудования ЩБК, в связи с чем запатентованные изобретения являлись служебными, и патенты на изобретения должны были быть выданы изначально с указанием ЩБК в качестве патентообладателя (со-патентообладателя). При этом, как свидетельствовали фактические обстоятельства, руководство ЩБК не уведомлялось надлежащим образом его авторами-сотрудниками о создании ими патентоспособных объектов.
Для решения поставленных клиентом задач юристы фирмы «Городисский и Партнеры» приняли участие в серии встречных и параллельных судебных процессов, которые в конечном итоге привели к положительному исходу дел.
Результат
В результате рассмотрения трех судебных дел (СИП-219/2016, СИП-289/2016, СИП-292/2016) о признании спорных патентов недействительными СИП были приняты решения об удовлетворении исковых требований ЩБК в полном объеме. Впоследствии поданные ИБВМ кассационные жалобы Президиум СИП оставил без удовлетворения. Это, в свою очередь, позволило одержать крупную победу и в споре о взыскании с нашего клиента денежных средств, поскольку признание лицензионных патентов недействительными автоматически прекратило действие спорных лицензионных договоров и исключило обязанность лицензиата (ЩБК) по выплате лицензионного вознаграждения лицензиару (ИБВМ), что подтвердилось практикой высших судебных инстанций.
Таким образом, благодаря слаженной работе команды юристов и правильно выбранной стратегии фирмы «Городисский и Партнеры», наш клиент был признан законным обладателем (со-обладателем) спорных патентных прав, и в исках ИБВМ к ЩБК – на сумму свыше 500 000 000 руб. – было в результате отказано.
| 
